상표권 침해로 인한 손해액 입증

1. 쟁점 정리

가. 상표권 침해로 인한 손해배상청구의 성립 요건 및 입증책임의 분배 원칙

나. 손해 발생 사실의 입증 정도 및 '상표 불사용' 시 손해배상 책임 인정 여부

다. 상표법 제110조에 따른 손해액 추정 규정의 활용 및 구체적인 산정 방식

라. 손해액 산정 시 공제 비용의 범위에 관한 법리적 쟁점

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2. 관련 법령 내용

가. 민법 제750조: 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다. 나. 상표법 제109조: 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

다. 상표법 제110조: 침해자의 양도수량(제1항), 침해자가 얻은 이익액(제3항), 합리적으로 받을 수 있는 사용료 상당액(제4항), 법원에 의한 상당 손해액 인정(제6항) 등을 규정한다.

라. 상표법 제112조: 등록상표임을 표시한 타인의 권리를 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다.

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3. 법리

가. 손해배상책임의 성립 및 입증책임 (취지 및 성질)

• 성질: 상표권 침해로 인한 손해배상은 민법상 불법행위 책임의 성질을 가지며, 권리자인 원고는 (1) 침해자의 고의 또는 과실, (2) 상표권 침해행위의 존재, (3) 침해행위와 상당인과관계 있는 손해의 발생 및 그 수액을 주장·입증하여야 한다.
• 입증책임의 경감: 상표권은 무형물을 대상으로 하여 침해 여부나 손해액 산정이 매우 어렵다는 특징이 있으므로, 상표법은 권리자의 입증 부담을 덜어주기 위해 과실·고의의 추정 및 손해액의 추정에 관한 특칙을 두고 있다.

나. 손해의 발생에 관한 입증 (요건 및 절차)

• 입증의 범위: 상표법 제110조의 추정 규정을 적용하기 위해서는 원칙적으로 원고에게 '손해'가 발생하였음이 전제되어야 한다. 판례는 손해 발생의 구체적인 액수까지는 아니더라도, 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다고 본다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결).
• 상표 불사용의 효과: 등록상표를 실제로 사용하지 않는 상표권자에게는 사용에 의한 이익상실 손해가 발생하였다고 보기 어려우므로 원칙적으로 손해액 추정 규정을 적용할 수 없다. 대법원은 상표권자가 등록만 해 두고 실제 사용하지 않은 특수한 사정이 있는 경우, 침해자에게 사용료 상당액의 손해배상 책임을 인정할 수 없다고 판시하였다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결).

다. 손해액의 구체적 산정 방식 (효과)

• 침해자의 이익액 (제110조 제3항): 침해자가 침해행위에 의하여 이익을 얻은 경우 그 이익액을 권리자가 받은 손해액으로 추정한다. 이는 침해자의 총매출액에서 제조원가, 판매비, 일반관리비 등을 공제한 순이익을 의미하는 것으로 해석된다.
• 합리적 실시료 (제110조 제4항): 상표권의 행사에 대하여 객관적으로 '합리적으로 받을 수 있는 금액'을 손해액으로 청구할 수 있다. 2019년 특허법 및 관련 법령 개정을 통해 기존의 '통상적' 실시료에서 '합리적' 실시료로 기준이 상향되었다.
• 법원에 의한 인정 (제110조 제6항): 손해 발생은 인정되나 성질상 손해액 입증에 필요한 사실을 증명하는 것이 극히 곤란한 경우, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 실무적으로 법원이 재량에 의해 손해액을 산정하는 비중이 매우 높게 나타난다.

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4. 관련 쟁점에 관한 견해의 대립 및 판례

가. 상표 불사용 시 사용료 상당액 손해 인정 여부

• 견해의 대립 (1) 긍정설(손해발생의제설): 상표권은 그 자체로 객관적인 이용가치를 가지므로 침해행위가 있으면 항상 최소한 사용료 상당의 손해가 발생한 것으로 간주해야 한다. (2) 부정설(손해액계산규정설): 상표법 규정은 손해액의 계산 방법에 불과하며 손해의 발생까지 의제하는 것은 아니므로, 실제 손해가 없는 경우에는 배상 책임이 성립하지 않는다.
• 판례: 상표권자가 등록상표를 실제 사용하지 않아 손해 발생을 가정할 수 없는 경우에는 침해자에게 손해배상 책임을 물을 수 없다는 입장이다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결).

나. 이익액 산정 시 공제 비용의 범위

• 견해의 대립 (1) 순이익설: 제품 매출액에서 제조원가뿐만 아니라 판매비 및 일반관리비 등 모든 경비를 공제해야 한다는 견해이다. (2) 조이익설(한계이익설): 추가 생산에 소요되는 가변비용(한계비용)만 공제하고, 지대나 관리자 급료 등 고정비용은 공제해서는 안 된다는 견해이다.
• 판례: 우리나라의 통설 및 판례는 원칙적으로 순이익설의 입장을 취하고 있다(대법원 1992. 2. 2. 선고 91다2376 판결). 다만 입증의 곤란을 고려하여 원고가 개당 판매액을 입증하면 공제될 비용은 피고가 입증해야 한다는 실무적 운용이 강조되기도 한다.

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